TJSP CONDENA EMPRESA POR UTILIZAR MARCA REGISTRADA POR OUTRA EMPRESA.

A importância de registrar sua marca já foi esclarecida em um breve artigo publicado anteriormente, o qual poderá acessar clicando aqui.

Naquela oportunidade, destacamos que ao constituir uma empresa ou ao exercer uma profissão autônoma, é imprescindível que o empreendedor escolha a marca pelo qual seu produto ou serviço será conhecido, e que essa marca esteja livre para registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

O INPI é o órgão responsável por registrar as marcas e conferir ao titular requerente do registro, a exclusividade de utilização daquela marca em todo país e em seu segmento de atuação, assim, caso qualquer pessoa física ou jurídica use sua marca para promover produto ou serviço naquele ramo, comete concorrência desleal e poderá ser obrigada a cessar o uso imediatamente e indenizar pelos danos causados.

 E nesse contexto se insere a disputa judicial entre as marcas ECOM ENERGIA®, autora do processo mencionado e titular da marca registrada e ECON ENERGIA SOLAR COMPARTILHADA, ré condenada no processo por utilizar indevidamente o elemento nominativo ECON.

O Desembargador Relator que julgou o processo AC 10755649520198260100/SP, fundamentou a decisão no escopo de que a expressão ECON utilizada pela ré se confunde nominalmente e foneticamente com a marca autora ECOM, razão pela qual foi configurada a prática de ato ilícito por concorrência desleal.

Diante disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa ré no pagamento de indenização por danos morais pelo uso indevido da marca no valor de R$30.000,00, além dos danos materiais ocasionados e a proibição de dar continuidade ao uso da expressão ECON em sua marca, nome fantasia ou nome empresarial.

Ademais, a empresa ré foi obrigada a cancelar os registros dos nomes de domínio econenergiasolar.com.br e queroserecon.com.br, por considerar que esses nomes desviavam a clientela da empresa autora, portanto, prática de concorrência desleal vedada por lei.

Infelizmente, poucas empresas se atentam em analisar as marcas livres para registro no INPI antes de desenvolver seu negócio sobre ela. Na prática, vemos que os empreendedores de diversos tamanhos e segmentos de mercado escolhem uma marca e logo dão início aos investimentos em marketing, estrutura, equipe, produção e/ou circulação de bens ou serviços e entre outros, sem ao menos registrar sua marca anteriormente.

Por isso, frisa-se: utilizar marca que pertence a terceiro é crime previsto no artigo 189, inciso I da Lei 9.279/96, com pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, além de ser responsabilizado por danos morais e materiais causados ao titular daquela marca.

Outrossim, além de todas essas penalidades, cabe dizer que ser proibido inesperadamente de usufruir da marca que construiu seu negócio por anos pode ser a maior punição que o empresário pode sofrer, pois todo o trabalho desenvolvido com clientes e parceiros será prejudicado e, não raras vezes, é causa suficiente para encerrar as atividades empresarias.

Posto isso, observa-se que os riscos inerentes pela falta do registro e proteção da marca são incalculáveis, e a qualquer momento, poderá afetar negativamente todo o seu negócio.
Do mesmo modo, ao empresário que possui sua marca protegida junto ao INPI e verifica que terceiro está usufruindo dela sem sua autorização, saiba que possui ferramentas judiciais e extrajudiciais para coibir essa conduta, mantendo assim, uma marca sólida e de valor.

RENAN TRINDADE é assistente jurídico da Marinho Advogados Associados. Bacharel em Direito pelo UNIVEM – Centro Universitário Eurípides de Marilia. Pós-Graduando em Advocacia Empresarial pela EBRADI – Escola Brasileira de Direito. Atua na seara Empresarial, em especial no âmbito da Propriedade Intelectual, Direito Digital e Proteção de Dados. Contato: renantrindade@marinho.adv.br.